¿Por qué es necesario certificar ante notario la cesión de la marca??

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La marca es una propiedad intelectual de una empresa y constituye cualquier diseño, palabras o expresiones que son únicas para una empresa y la hacen identificable a la empresa. La marca es registrada por la empresa y todos los derechos de uso corresponden a la empresa.

Qué es una cesión de marca?

La marca puede ser transferida a un tercero, ya sea por licencia o cesión. La cesión de la marca es la transferencia del derecho, título e interés de un propietario sobre una marca de fábrica o de servicio. La cesión de la marca es la transferencia de la propiedad, a diferencia de la licencia, que es sólo el permiso para utilizar la marca. Quien cede la marca es el cedente, y a quien se le cede es el cesionario.

La razón para una cesión puede ser que el mantenimiento de la propiedad intelectual en términos de mantenimiento de los registros, la defensa de las reclamaciones de terceros, y la creación y comercialización de la marca puede ser muy agotador para los recursos de la empresa. Entonces la empresa decide vender que es ceder la marca y monetizar la propiedad intelectual. Puede ser una venta independiente o como parte de la venta de activos tangibles e intangibles de la empresa.

Por qué es importante la cesión notarial de una marca?

La certificación notarial de la cesión beneficia al cesionario. Además, la certificación notarial es importante para establecer que no hay posibilidad de fraude documental intencionado en relación con la cesión. Y así la cesión debe ser notariada con el timbre correcto. Además, el cedente debe presentar una declaración jurada ante notario en la que se mencione que la marca es realmente suya.

Tipos de cesión de marcas

Existen cuatro tipos de cesiones de marcas:

  • Cesión completa: La cesión de todos los derechos con respecto al derecho a vender, obtener regalías relacionadas con la marca al propietario, se llama cesión completa. Asimismo, la cesión completa se refiere a la cesión de las marcas correspondientes a todos los productos y servicios.
  • Cesión parcial: La cesión de marcas que pertenecen sólo a determinados productos y servicios se denomina cesión parcial. Una empresa que tenga múltiples productos y servicios puede optar por ceder sólo un determinado producto o servicio y conservar el resto. Se trata de una cesión parcial.
  • Con el fondo de comercio: El fondo de comercio de una empresa es el valor de la marca de la empresa. Cuando la cesión de la marca es con fondo de comercio, el titular consigue utilizar también el valor de la marca. El propietario puede utilizar la marca para la misma línea de negocio. Por ejemplo, Sr. X vende la marca de su negocio de electrodomésticos denominado «Mony» al Sr. Y. Sr. Y puede hacerse cargo de la marca y del valor de la marca y continuar con el mismo negocio. Aquí el Sr. Y se gana la confianza de los consumidores del Sr. X ya que los consumidores atribuyen calidad a una marca concreta.
  • Sin fondo de comercio: La cesión se hace sólo para la marca y no para el valor de marca asociado. El titular debe utilizar la marca para otra línea de negocio. Tomando el mismo ejemplo anterior si el Sr. X vende la marca sin fondo de comercio, el Sr. No se puede utilizar el nombre de la marca «Mony» para la misma línea de negocio, es decir, el negocio eléctrico.

Elementos de una cesión de marca válida

Los elementos que se requieren en su mayoría para que la cesión sea válida son los siguientes:

  • La cesión debe hacerse por escrito; debe ser un acuerdo legal válido.
  • Debe reconocer las partes de la cesión, es decir, el «cedente» y el «cesionario».
  • Debe identificar la(s) marca(s) a ceder y sus correspondientes registros.
  • También debe identificar los productos y servicios que se van a ceder.
  • Debe tener la fecha de la cesión.
  • También debe mencionar la contrapartida de la cesión.
  • Garantías sobre la marca.
  • Debe tener las firmas del cesionario y del cedente.
  • Debe ser notariada.

Procedimiento para inscribir una cesión de marca en el Registro

Las marcas pueden ser marcas registradas o marcas no registradas. El proceso de inscripción de la cesión de los dos tipos es el siguiente:

  • Marca registrada: El artículo 38 de la Ley de Marcas de 1999 estipula que las marcas pueden cederse total o parcialmente, con o sin el fondo de comercio de la empresa. En el caso de una marca registrada, la cesión debe registrarse en el Registro de Marcas mediante el formulario 23 o el formulario 24 de la Ley de Marcas de 1999 (junto con la regla 68 del Reglamento de Marcas de 2002).
  • Marca no registrada: El artículo 39 de la Ley de Marcas de 1999 estipula que las marcas pueden asignarse con o sin el fondo de comercio de la empresa. La solicitud de cesión de una marca no registrada debe realizarse en el formulario TM-16.

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