Para que su empresa destaque en el mercado y cree un fuerte valor de marca, debe tener su marca registrada. Desarrollar una marca que sea única y llamativa no es una empresa fácil. Las marcas en la India están protegidas por la Ley de Marcas de 1999 (en adelante, la «Ley»). La Ley protege todas las marcas registradas en la India contra la infracción y/o el uso indebido.
Teniendo en cuenta este hecho, a la hora de crear una marca para diferenciar sus productos o servicios de los de sus competidores, hay que seguir las normas establecidas por la Ley. El mayor obstáculo que hay que superar cuando se intenta registrar una marca es asegurarse de que su marca no es idéntica o similar a una marca ya existente. El artículo 11 de la Ley se ocupa específicamente de este tipo de situaciones, prohibiendo el registro de marcas similares o idénticas.
Qué son las marcas idénticas?
Una marca idéntica se clasifica como cualquier marca que sea una reproducción de una marca ya registrada. Para que una marca se considere idéntica, no es necesario que sea una copia exacta de otra marca. Si todos los elementos de la marca son similares o si la marca, vista en su conjunto, contiene diferencias imperceptibles para una persona media* con memoria imperfecta, la marca se considerará idéntica.
Qué son las marcas similares?
Las marcas similares son aquellas que se confunden fácilmente con otra marca ya existente. La palabra similar debe entenderse aquí como engañosamente idéntica. Esto significa que la marca es tan parecida a otra que puede confundir o engañar al consumidor medio. En este caso, el examinador de la solicitud sólo tendrá en cuenta la «probabilidad «*, y puede plantearse la cuestión de si se trata de una confusión razonable.
Cómo identificar las marcas similares o idénticas?
Cuando se solicita el registro de una marca, la solicitud se enfrenta a múltiples fases de examen. En este caso, el Oficial de Marcas (examinador) examinará la marca así como el procedimiento de solicitud. Al examinar la marca, el examinador debe tener en cuenta los siguientes puntos al juzgar las marcas similares o idénticas: –
- Similitud estructural
- Similitud visual
- Similitud fonética
- La similitud de los respectivos productos o servicios
El carácter distintivo de la marca registrada Al tiempo que observa estos puntos, el examinador también debe:
– Examinar las marcas en su conjunto
– Tener en cuenta la inteligencia media y recordar la capacidad del público Si considera que existe la posibilidad de que el público confunda las dos marcas, rechazará la solicitud por motivos relativos, tal como se establece en el artículo 11 de la Ley.
Uso concurrente honesto de la marca
La única forma de registrar una marca similar o idéntica es utilizando la defensa del uso concurrente honesto, prevista en el artículo 12 de la Ley. La ley, en este caso, otorga el poder de decisión al Registrador. Por lo tanto, la concesión del uso concurrente honesto queda a la discreción del Registrador.
La aplicación del artículo 11 (4)* y las reglas básicas para invocarlo se han detallado en múltiples sentencias de referencia como Dent v. Turpin y Southorn v. Reynolds en el año 1800. En la India, la ley sobre el uso concurrente honesto se estableció por primera vez en el caso Kores(India) Ltd. v. M/s Eshwarsa y Sons, que se produjo en 1958. En este caso, se han establecido cinco factores para utilizar la defensa del uso honesto y concurrente. Los factores que deben considerarse son los siguientes:
- El alcance del uso en cuanto a cantidad, superficie y duración
- La honestidad del uso concurrente
- El grado de confusión que puede producirse, que es indicativo de las molestias que puede causar al público
- Si existen pruebas de dicha confusión
- La cantidad de inconvenientes relativos causados a cualquiera de las partes si se aprueba el uso concurrente
Aunque el artículo 12 da una oportunidad para la autorización del uso concurrente, la mayoría de los casos han sido negativos. Casi todos los casos se resuelven en contra del uso concurrente debido a que el uso no es honesto. Sin embargo, en el caso de Instituto Goenka de Educación e Investigación v. Anjali Kumar Goenka y Anr., el tribunal admitió la defensa de uso concurrente honesto debido a los siguientes hechos:
- Ambas partes comenzaron a utilizar el término Goenka más o menos al mismo tiempo
- Una parte estaba situada en Nueva Delhi y la otra en Rajastán y, por tanto, no podía conocer el otro uso del término
- El término Goenka formaba parte del nombre fiduciario de los recurrentes
Estudiando estos hechos del caso, el tribunal llegó a la conclusión de que el uso del término Goenka era un uso honesto y concurrente y, por tanto, permitía el uso continuado a ambas partes.
Persona*- Cualquier consumidor medio o individuo que vea la marca.
Probabilidad*- La probabilidad o posibilidad de que se produzca dicha confusión o identificación errónea de una marca.
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